Інтелектуальна власність на комерційне найменування та торговельну марку: практичний путівник для бізнесу

1. Що таке інтелектуальна власність та коли на неї виникають права
2. Комерційне найменування: назва бізнесу без паперової тяганини
3. Як захистити комерційну назву від конкурентів
4. Торговельна марка (ТМ) – надійний захист вашого бренду
5. Як зареєструвати ТМ за новими правилами
6. Бухгалтерський облік витрат на створення ТМ
7. Чому ТМ можуть анулювати
8. Комерційна таємниця: що насправді можна приховати
9. Що за законом НЕ може бути таємницею
10. Як суди захищають секрети компаній
11. Службові твори: як роботодавцю не втратити те, за що він заплатив
12. Фінанси: зарплата чи окрема винагорода
13. Штрафи та кримінальна відповідальність
14. Висновок

Що таке інтелектуальна власність та коли на неї виникають права

Основне визначення дає стаття 418 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ):

Закон розділяє ці права на дві абсолютно різні групи, і це дуже важливо, адже вони по-різному впливають на облік:

1. Особисті немайнові права (не комерційні):
2. це право називатися автором чи творцем (наприклад, право розробника вказати своє ім'я на програмі);
3. право забороняти будь-які зміни, які можуть зіпсувати репутацію автора;
4. ці права неможливо продати, подарувати чи забрати (навіть якщо роботодавець повністю оплатив роботу). Вони не мають грошової вартості, і їх не ставлять на баланс підприємства.
5. Майнові права (комерційні):
6. право самостійно використовувати свій винахід чи бренд;
7. право дозволяти іншим користуватися ним (продавати ліцензії);
8. право забороняти іншим використовувати ваш бренд чи технологію без дозволу;
9. саме ці комерційні права стають нематеріальними активами (НМА) у бухгалтерському обліку (відповідно до НП(С)БО 8) та підлягають амортизації.

Згідно зі статтею 422 ЦКУ, права на інтелектуальну власність виникають за законом, договором або з інших причин. Для кожного об'єкта цей момент свій, що добре видно у таблиці нижче:

Комерційне найменування: назва бізнесу без паперової тяганини

Комерційне найменування – це назва, під якою клієнти знають ваш бізнес. Стаття 489 ЦКУ чітко вказує:

Головна різниця: офіційне найменування компанії та комерційне найменування

Сьогодні діє дуже просте правило розділення цих понять:

1. Офіційна назва юридичної особи:регулюється статтею 16 Закону України від 15.05.2003 №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Вона обов'язкова для кожного підприємства, містить організаційну форму (наприклад, ТОВ «Світанок-Плюс»), записується в ЄДР і використовується для договорів, звітів та податкових накладних.
2. Комерційне найменування: це необов'язкова маркетингова назва. Наприклад, ТОВ «Світанок-Плюс» може відкрити кафе під комерційною назвою «М'ята». Саме під цим ім'ям заклад рекламують клієнтам.

Як захистити комерційну назву від конкурентів

Закон дозволяє різним компаніям мати схожі назви, якщо вони працюють у різних сферах чи містах і це не заплутує клієнтів (ч. 4 ст. 489 ЦКУ). Але якщо конкурент відкриває схожий бізнес поруч, працює стаття 4 Закону України від 07.06.1996 №236/96-ВР «Про захист від недобросовісної конкуренції»:

Судова практика: у постанові Верховного Суду від 11.02.2020 у справі №904/2826/18 судді підтвердили: хто перший почав реально використовувати комерційну назву в певній місцевості, той і має на неї право. Якщо конкурент використовує таку ж назву і забирає у вас клієнтів через плутанину, суд змусить його змінити ім'я.

Також корисні роз'яснення дав Вищий господарський суд у своєму Оглядовому листі від 28.02.2017 №01-06/521. Там зазначено, що право на таку назву зникає, якщо компанію ліквідували (ст. 491 ЦКУ) або якщо власник просто закинув свій бізнес і не збирається його відновлювати.

За статтею 490 ЦКУ, майнові права на комерційну назву не можна продати окремо. Їх можна передати іншій особі тільки разом із усім бізнесом або його частиною. Продати просто «красиву назву» без самого кафе чи магазину за договором не вийде.

Торговельна марка (ТМ) – надійний захист вашого бренду

Торговельна марка – це офіційно зареєстрований знак. Стаття 492 ЦКУ визначає її як:

Як зареєструвати ТМ за новими правилами

Щоб мати повні права на ТМ, потрібно отримати свідоцтво (ст. 494 ЦКУ). Офіційні свідоцтва видає державна організація – IP Офіс (УКРНОІВІ).

Процедура проходить за Законом України від 15.12.1993 №3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та новим Наказом Мінекономіки від 06.08.2024 №19889 «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну». Зараз бізнес може реєструвати найрізноманітніші види ТМ:

1. словесні (просто слова, імена чи цифри);
2. зображувальні (логотипи, малюнки);
3. тривимірні (незвичайна форма пляшки чи коробки);
4. звукові (впізнавана фірмова мелодія або звук);
5. мультимедійні (анімація разом із звуком);
6. колір (якщо ви хочете закріпити за собою конкретний колір бренду без контурів).

Суворі обмеження: Закон забороняє реєструвати як ТМ символіку тоталітарних режимів, а також символи російської імперської політики (відповідно до Закону про деколонізацію топонімії).

Бухгалтерський облік витрат на створення ТМ

Щоб зареєструвати ТМ, потрібно сплатити державні збори (згідно з Постановою Кабміну від 23.12.2004 №1716 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності»).

Як це обліковувати: усі витрати на розробку логотипа, оплату послуг патентного повіреного та держзбори не можна одразу списувати на витрати періоду. Спочатку їх накопичують на субрахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів». Коли свідоцтво отримано, ТМ зараховують на баланс: Дебет 123 «Права на знаки для товарів і послуг» і амортизують протягом строку її використання (зазвичай це 10 років – термін дії свідоцтва).

Чому ТМ можуть анулювати

Свідоцтво діє 10 років, і його можна продовжувати. Проте фінансова служба має знати про критичний ризик. Відповідно до статті 198 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС:

Судова практика: у Постанові Верховного Суду від 04.07.2019 у справі №910/4947/18 суд пояснив: якщо ваш конкурент доведе, що хоче зареєструвати схожу назву, а ви свою ТМ не використовували в роботі останні 5 років, суд достроково забере у вас права на марку. Як докази вашої роботи суд приймає митні декларації, договори поставки брендованого товару чи рекламу.

Комерційна таємниця: що насправді можна приховати

Комерційна таємниця – це секретна інформація компанії. За статтею 505 ЦКУ вона захищається законом, лише якщо відповідає трьом умовам одночасно:

1. Вона дійсно є секретною (сторонні люди не можуть легко знайти її у відкритому доступі).
2. Вона приносить компанії гроші чи перевагу саме тому, що про неї ніхто не знає.
3. Власник реально дбає про її безпеку (підписано інструкції, договори про нерозголошення – NDA).

Що за законом НЕ може бути таємницею

Керівники часто намагаються засекретити інформацію, яку приховувати не можна. Чіткий перелік таких винятків прописаний у постанові Кабміну від 09.08.1993 №611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці»:

1. статут та документи, що дають право працювати (ліцензії);
2. будь-яка державна звітність (фінансова, статистична);
3. документи, необхідні для перевірки та сплати податків;
4. відомості про кількість працівників, їхні зарплати та вакансії;
5. документи про сплату податків;
6. інформація про забруднення природи, небезпечні умови праці чи шкідливі товари;
7. документи про платоспроможність фірми;
8. інформація про те, чи працюють керівники компанії в іншому бізнесі.

Тому під час податкової перевірки бухгалтер не має права відмовити інспекторам у наданні первинних документів чи звітів, посилаючись на комерційну таємницю.

Як суди захищають секрети компаній

Щоб виграти справу про витік інформації в суді, на підприємстві має працювати реальна, а не паперова система безпеки.

Судова практика (спір з конкурентами): у Постанові Верховного Суду від 23.11.2020 у справі №910/1759/19 суд підтвердив штраф Антимонопольного комітету для фірми, яка вкрала комерційну таємницю конкурента. Суд підкреслив: постраждала компанія сама чітко визначила, що є таємницею, та правильно організувала її захист у межах закону.

Судова практика (спори зі звільненими працівниками):

Довести в суді, що працівник злив базу клієнтів чи технологію, дуже складно:

1. у постанові ВС від 18.09.2019 у справі №359/10185/16-ц суд вказав: роботодавець сам зобов'язаний довести вину працівника;
2. у постанові ВС від 28.02.2019 у справі №752/5775/16-ц суд вирішив спір на користь працівника. Роботодавець заявив, що співробітниця під час відпустки заходила в робочу систему і нібито вкрала дані. Суд зазначив: простий вхід у корпоративну систему під час відпустки не доводить, що працівник розголосив комерційну таємницю. Потрібні чіткі докази копіювання чи передачі даних третім особам.

Службові твори: як роботодавцю не втратити те, за що він заплатив

Найчастіше суперечки виникають через розробки, програми чи дизайн, які створили ваші власні працівники. Довгий час у нашому законодавстві була серйозна суперечність:

1. Стаття 429 ЦКУ каже: майнові права на об'єкт, створений за трудовим договором, належать працівнику та компанії спільно, якщо інше не записано в договорі.
2. Стаття 14 Закону України від 01.12.2022 №2811-IX «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон про авторське право): майнові права на службовий твір повністю переходять до роботодавця з моменту створення, якщо інше не передбачено договором.

Оскільки Цивільний кодекс має вищу силу, судова практика (зокрема пункт 35 постанови Пленуму ВГСУ від 17.10.2012 №12) стоїть на принципі спільної власності за відсутності договору.

На практиці це пастка для бізнесу: якщо у вас немає чіткого договору з програмістом чи дизайнером, ви не зможете продати код програми чи дизайн сайту без його письмової згоди. Навіть після того, як працівник звільнився, цей обов'язок діє.

Службові винаходи (промислова власність)

Для винаходів діють ще жорсткіші часові рамки (ст. 9 Закону України від 15.12.1993 №3687-XII «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Якщо працівник створив винахід і повідомив вас, у компанії є рівно 4 місяці, щоб подати заявку на патент або засекретити розробку. Якщо ви цього не зробили, право отримати патент автоматично повертається до працівника.

Фінанси: зарплата чи окрема винагорода

За статтею 445 ЦКУ, автор службового твору має право на винагороду. Багато компаній записують у договорах, що ця винагорода входить у звичайну зарплату. Це ризиковано. Податкова та суди вважають, що зарплата – це плата за процес роботи, а авторська винагорода – це плата за передачу прав на результат.

Порада для бізнесу: виплачуйте невелику окрему винагороду (роялті) за кожен створений об'єкт на основі акту приймання-передачі або чітко розпишіть структуру виплат у договорі (наприклад, 85% – оклад, 15% – винагорода за створення та передачу прав на інтелектуальну власність).

Покрокова інструкція з оформлення прав на розробки працівників:

1. Письмовий контракт або NDA. Чітко вказуємо в договорі: всі майнові права з моменту створення належать фірмі.
2. Посадова інструкція працівника.Прямо прописуємо обов'язок створювати такі розробки (програми, дизайн, тексти тощо).
3. Службове завдання. Письмове завдання або наказ керівника на створення конкретного обʼєкта з ТЗ.
4. Акт приймання-передачі роботи. Описуємо створений обʼєкт, фіксуємо дату, виплачуємо окрему винагороду за права.

Важливо для майбутніх розробок:

У контрактах пишіть про розподіл майбутніх прав (що вони від початку належать роботодавцю), а не про їх передачу. За статтею 48 Закону про авторське право, не можна укласти договір про передачу (продаж) прав на те, чого ще не існує. Тому правильне формулювання – саме первинний розподіл прав на користь компанії.

Способи захисту своїх прав: як діяти компанії

Захищати свої права можна самостійно (без суду) або через державні органи та суди.

1. Самозахист (без суду): за статтею 19 ЦКУ та статтею 55 Конституції кожен має право захищати свої права самостійно. На практиці це технічні обмеження: захист коду від копіювання, блокування нелегальних копій сайту в інтернеті, відправка претензій порушникам.
2. Судовий захист: найбільш дієвий спосіб. В Україні створено спеціальний орган – Вищий суд з питань інтелектуальної власності (IP-суд), який розглядає спори про права на ТМ, комерційні назви, винаходи, скасування чи продовження патентів та свідоцтв, позови про визнання ТМ добре відомою, спори щодо авторських прав тощо.

Згідно з частиною 2 статті 432 ЦКУ, через суд можна вимагати:

1. Терміново зупинити порушення та арештувати докази.
2. Зупинити імпорт чи експорт підробних (контрафактних) товарів на митниці.
3. Вилучити з продажу та знищити підробки за рахунок порушника.
4. Замість знищення товарів вимагати разову грошову виплату (якщо порушник скопіював бренд випадково і без злого умислу, а знищення товару завдасть надмірної шкоди – п. 4-1 ч. 2 ст. 432 ЦКУ).
5. Отримати компенсацію замість відшкодування збитків (п. 5 ч. 2 ст. 432 ЦКУ). Розмір визначає суд, оцінюючи вину порушника.

Штрафи та кримінальна відповідальність

Адміністративні штрафи (ст. 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення): незаконне використання чужого бренду чи привласнення авторства карається штрафом із конфіскацією всіх підробок та обладнання.

Кримінальна відповідальність (тюрма чи великі штрафи):

1. За крадіжку авторських прав (ст. 176 Кримінального кодексу України, далі – ККУ).
2. За незаконне використання ТМ чи винаходів (ст. 177 ККУ), якщо це завдало великих фінансових збитків компанії-власнику.

Міжнародні правила (Угода ТРІПС):

Оскільки Україна є членом Світової організації торгівлі (СОТ), ми виконуємо правила Угоди ТРІПС та Паризької конвенції. Ці міжнародні правила вимагають, щоб українські суди захищали інтелектуальну власність швидко та без зайвих бюрократичних витрат. Зокрема, ТРІПС вимагає, щоб суд міг миттєво заблокувати продаж підробок чи накласти арешт на рахунки порушника ще до початку детального розгляду справи, якщо є ризик, що порушник приховає докази.

Висновок

Скасування Господарського кодексу спростило життя бізнесу. Тепер усі правила захисту торговельних марок, назв компаній та комерційних таємниць підпорядковані логічній системі ЦКУ.

Для фінансового директора та головного бухгалтера головними завданнями є:

1. Повний контроль за трудовими договорами: слідкуйте, щоб працівники не створювали код чи дизайн без чіткого письмового завдання, а у контрактах було зафіксовано перехід прав на користь компанії.
2. Аудит використання ТМ: перевіряйте, щоб ваші зареєстровані марки реально використовувалися в роботі. Якщо бренд «лежить на полиці» більше 5 років, його легко можуть забрати конкуренти через суд.
3. Реальний захист таємниць: підписання угод NDA та обмеження доступу всередині компанії – єдиний спосіб захистити бази клієнтів та виграти справу в суді, якщо колишній працівник спробує передати секрети конкурентам.

Правильно оформлені та захищені нематеріальні активи – це реальна вартість вашого бізнесу, спокійні аудити та безпечний вихід на нові ринки.

Анастасія БУЛУЙ, консультант з ведення обліку у ФОП, редактор 7eminar

Читайте більше:

Інтелектуальна власність на комерційне найменування та торговельну марку: практичний путівник для бізнесу

Вибуття нематеріальних активів: бухгалтерські проведення

Використання нематеріальних активів: бухгалтерські проведення

Надходження нематеріальних активів: бухгалтерські проведення